Vans Inc. a convaincu le Second Circuit de maintenir une injonction de marque contre MSCHF Product Studio Inc. concernant la vente de chaussures « Wavy Baby », qui ressemblent aux chaussures « Old Skool » de Vans mais sont déformées par une vague.
Un panel de trois juges de la cour d’appel fédérale de New York a conclu mardi qu’« aucune protection spéciale du premier amendement ne s’applique pour protéger MSCHF contre les poursuites pour contrefaçon de marque de Vans. »
Le différend reposait sur le test Rogers, une doctrine juridique qui tente d’équilibrer les droits des marques et la liberté d’expression.
MSCHF, un collectif d’art basé à Brooklyn, est bien connu pour avoir publié des « gouttes » d’art satiriques de grande envergure, notamment des chaussures Nike modifiées inspirées de Lil Nas X et des sandales fabriquées à partir de sacs à main Birkin.
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La Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a suspendu l’affaire en décembre 2022 pour attendre les conseils de la Cour suprême des États-Unis, qui s’est saisie d’un litige similaire en matière de marque qui sondait les limites du test Rogers. La Haute Cour a statué dans l’affaire Jack Daniel’s Properties Inc. contre VIP Products LLC que le test ne s’applique pas si le contrevenant présumé utilise la marque originale pour s’identifier comme la source du produit.
Le test, établi par le Deuxième Circuit dans la décision de 1989 dans l’affaire Rogers c. Grimaldi, autorise l’utilisation non autorisée d’une marque à condition qu’elle réponde à un niveau minimal d’expression artistique et n’induise pas explicitement les consommateurs en erreur. L’avis de mardi indique que le test ne s’applique pas au MSCHF.
« Malgré le contenu expressif du Wavy Baby, MSCHF a utilisé les marques déposées de Vans de manière à identifier la source », indique l’avis.
Vans a poursuivi MSCHF pour contrefaçon de marque en mars 2022, quatre jours avant la sortie prévue des chaussures Wavy Baby fabriquées en collaboration avec le rappeur Tyga. Vans a affirmé que la sneaker Wavy Baby copiait la bande latérale « désormais emblématique » de Vans trouvée sur la chaussure de skate Old Skool lancée pour la première fois dans les années 1970.
MSCHF a vendu plus de 4 000 paires avant que le juge de district américain William F. Kuntz ne bloque d’autres ventes, estimant que Vans réussirait probablement à démontrer que les consommateurs croiraient à tort que les deux marques de chaussures sont liées.
MSCHF a soutenu que ses baskets sont une forme d’art qui critique le « rôle démesuré » de Vans dans la culture de consommation et sont donc protégées par le premier amendement.
Mais Kuntz a constaté que les chaussures n’articulaient pas « suffisamment » un élément de satire ou de parodie. MSCHF a obtenu un appel accéléré devant le deuxième circuit.
Les juges de circuit Dennis Jacobs, Denny Chin et Beth Robinson se sont joints à l’opinion non signée.
McGuireWoods LLP représente Vans. Debevoise & Plimpton LLP et Swanson, Martin & Bell LLP représentent MSCHF.
L’affaire est Vans Inc.
contre MSCHF Product Studio Inc. 2d Cir. n° 22-01006, avis du 12/5/23.
